ブログ

クレームの全記載事項がSTFになりうるか?

 メインの請求項(クレーム)の記載内容は、A+B+Cです。そして、独立形式の他のクレームの記載内容は、XA+YB+Cです。AおよびXAは、複数の化合物を含む特定の組成物であり、BおよびYBは、複数の化合物の組成割合を示す関係であり、Cは、特定の組成物の特性を示します。

 このような出願について、担当審査官は、クレーム1の発明の特別な技術的特徴(Special Technical Feature、つまり、STF)が“A+B+C”であると判断しました。これに出会った小生は、二つの疑問を抱きました。第1の疑問(Q1)は、“A+B+C”、つまり、クレームの全記載事項がSTFになりうるのだろうか?です。また、第2の疑問(Q2)は、クレームに記載のない事項は、STFになりえないのだろうか?です。STFを考えるとき、小生は、均等成立5要件の一つ、異なる部分が特許発明の本質的部分でないこと、という第1要件を思い出します。

 均等成立第1要件における本質的部分を判断するに際しての多数説は、単にクレームに記載された構成の一部を形式的に取り出すのではなく、特許発明を先行技術と対比して課題の解決手段における特徴的原理を確定した上で、対象製品の備える解決手段が特許発明における解決手段の原理と実質的に同一の原理に属するものか、それとも異なる原理に属するものかという観点から、判断すべきであるという見解です。この見解は、特許発明を解釈するためには、明細書や図面の記載を考慮することが前提であることに基づくと考えます。加えて、実務家である小生は、クレームには必ずキズがあるから、その前提が必要であると理解します。

 この本質的部分を判断する際の考え方は、STFを判断する際にも適用されることでしょう。なぜなら、特許発明の本質的部分は、特許を受けるべき発明の特別な特徴部分に通じるものだからです。とすると、Q2に対する答えとして、『クレームに記載ない事項も、STFになりうる』が出てきます。しかし留意すべきは、『クレームに記載ない事項』といっても、その事項は、クレームに記載された事項と何らかの形で密な関係をもつ、ということです。STFや本質的部分となりうるものは、『クレームに記載ない事項』ではあるが、明細書等の記載事項を考慮して、クレームの記載事項に関連して見出される事項ということができます。

 次に、クレームの全記載事項がSTFになりうるか、というQ1について、検討しましょう。

 まず、特許出願の審査を行う審査官も、特許出願人の代理人である私たち弁理士も、ともに特許制度を支える要員です。特許制度は発明の保護を図りますが、その保護は適正な保護である、と考えます。特許出願人は、過剰な保護を求める傾向がありますが、私たち弁理士は適正な保護を求めることに留意しつつ、“過剰な保護”を検討します。適正な保護を図るという点では、審査官も同様であると信じます。その点、クレームの全記載事項をSTFと判断しつつ、発明の単一性(特許法第37条)の違反を指摘する審査官は、『発明の適正な保護』を考えている、とは理解することができません。なぜなら、上の事例の場合、明細書等の記載を考慮すれば、クレームには記載のないSTFの存在を見出すことができるからです。

 クレームの全記載事項“A+B+C”がSTFであるとの判断を受けた特許出願人は、一般的に、特許法第17条の2第4項の縛りにより、“A+B+C”を特定事項として含む発明について特許を受けるような対応をせざるを得ない、という問題があります。この点、そのような事態を知る理想の審査官は、『発明の適正な保護』のために、クレームには記載がないが、クレームの記載事項と密に関連する事項をSTFと判断するか、あるいは、そのような密に関連する事項の記載がないことを理由に、発明の明確性(特許法第36条第6項第2号)の違反をまずは指摘することでしょう。『発明の適正な保護』の観点からすれば、理想の審査官による対応と現実の審査官との対応とには大きな違いがあります。

 また、クレームの全記載事項“A+B+C”がSTFであるという判断は、「特徴」の意味、あるいは「発明」の意味の各観点からも合点がいきません。その点、小生は、小生なりの論理をもちますが、皆さんはいかがお考えでしょうか?

関連記事

  1. 特許クレームに思うこと-その2
  2. 意見書に思う
  3. 出願公開の請求に思う
  4. 特許法第2条第3項を考える
  5. 特許調査の大切さ-発明の把握を適切に行うために
  6. 物のクレーム中の方法表現
  7. クレームには、保護されるべき発明を記載するのではないのですか?
  8. 特許における三審制
PAGE TOP