知財実務研究

クレームの補正に応じて、明細書等を補正すべきか

 「ステーキの提供システム」の発明は、発明の該当性をめぐって話題になりました。この発明は、特許庁の審査段階、特許異議申立ての審理段階で、クレームの記載が変化しています。その変化は、他の多くの事例においても同様です。すなわち、特許を受けようとする発明を記載したクレームは、補正に伴なって変化することが通例です。なぜなら、特許出願人による出願当初のクレームは、関連技術との関係で、特許を受けようとする発明を明確に表現していないことが多いからです。発明を愛する特許法は、クレーム(および明細書等についても)を適正な表現および内容に補正することを認めています。

 このような、ごく当たり前のクレーム補正に応じて、関連する明細書の中味の部分を補正すべきか否かについて考えてみたいと思います。この問題に対する答えは、二つに大別されると思います。一つは、クレームと明細書等との記載を整合させる意味から、クレームの補正に応じて明細書等の記載も補正すべきであるという考え方。もう一つは、出願当初の開示内容を固定するために、クレームの補正があったとしても、明細書等の記載は補正すべきではないという考え方。

 小生は、ある段階までは、クレームと明細書等の記載を整合させるという前者の考え方をとっていました。しかし、その後および今の段階では、出願当初の明細書の記載はそのままにすべきであるという後者の考え方をとっています。勿論、クリップ事件や除くクレームのような特別な場合には、明細書等の特定の個所を削除せざるをえないのかも知れませんが(ただし、そのような特別な場合が、後者の考え方を否定しているとは思いません)。

 後者の考え方をとる主な理由は、特許制度の「公開をした発明を保護」するという制度趣旨にあります。その制度趣旨からすれば、自らが公開した内容については、そのまま残しておくべきであると考えます。公開した内容を変化すれば、公開した内容が変わってしまいます。それでは、公開に応じて、特許として保護すべき範囲が変化するおそれがあります。出願当初の明細書等による公開内容は、保護すべき範囲を特定する上での最大の証拠にすべきであり、証拠を変容すべきではないと考えます。また、手続き上の別の理由もあります。クレームの補正に伴なって、明細書等の関連部分を形式的に補正することは手続きを煩雑にします。そのような煩雑さは避けるべきである、と考えます。しかも、クレームの補正が妥当か否かを判断する際、煩雑な手続きの経過を参酌せざるを得ません。そのような煩雑さは、できるだけ避けることが好ましい、と思います。

 「クレームの記載は変化する」ことは、特許実務家のだれもが認めることだと思います。それにもかかわらず、明細書中、「発明の課題を解決すべき手段」の項の中に、クレームの記載内容をそのまま載せる人がいます。特許実務を学ぶ段階に、小生もそのような教えを受けたことがあります。しかし、その教えには合点がいかず、教えを受け入れることができませんでした。というのは、クレームは変化するものですから、そのクレームの変化があっても、大丈夫のような内容を、「発明の課題を解決すべき手段」に記載すべきであると考えたからです。それにより、「発明の課題を解決すべき手段」には、クレームの記載内容に潜む、発明の考え方あるいはメカニズムなどの思想的な内容を記載するのが良い、と気づきました。

 補正は、明細書があるからこそ、生まれた概念です。明細書が何よりも大事である、と考えます。そして、その明細書のあるべき姿については、特許制度(あるいは特許関連法)の本来の趣旨に沿って考えることにより、自己が納得できる考え方をとるべきである、と確信します。ここにおける「明細書等を補正すべきか」について、皆さんはいかがお考えでしょうか?

 なお、この話の発端は、「ステーキの提供システム」についての田中佐知子弁護士の論説、ビジネス関連発明「ステーキの提供システム」の「発明」該当性をめぐる判決の意味するところと実務上の指針、の中の記載(AIPPI (2019) Vol.64 No.3参照)、『本件判決では、(クレームの補正に伴なって)このような実質的に変容された「課題」をもとに、本件計量機等の構成(「札」、「計量機」、及び「印し(シール)が「課題」を解決する技術的手段であると認定され、本件発明1がそれらの者に向けられたものであるとされ、もって本件発明1の「発明」該当性が認められたといえるのである。)にあります。この記載内容について、小生は、弁理士と弁護士の見方の違いを感じています。

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