知財実務研究

特許における記載要件を考える

 特許における記載要件には、明確性要件(特許法36条6項2号)、サポート要件(特許法36条6項1号)、および実施可能要件(特許法36条4項1号)の3つがあります。前2つが、いわばクレームの記載に関係し、後の1つが、明細書の発明の詳細な説明の記載に関係します。クレームも詳細な説明のいずれも、出願あるいは特許の内容に直接関係するため、実務家にとって、興味のある対象です。

 これら記載要件に関係する判決として、一つに、「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」の発明が問題となった、平成21年(行ケ)第10033号審決取消請求事件、もう一つに、「偏光フィルムの製造法」の特許発明が問題となった、平成17年(行ケ)第10042号特許取消決定取消請求事件が良く知られています。

 後者は、裁判官5人による大合議判決です。2つの実施例および2つの比較例のプロットから、Y>‐0.066X+6.73およびX≧65という不等式を用いた表現によって、特許発明を特定したところ、実施例が2つしかなく広すぎるとし、サポート要件違反ということから、特許取消の異議決定、そして、その特許取消の決定の取消しを求めた知財高裁でも、異議の決定は正しく、取消理由には理由がない、との判断でした。なお、異議の決定では、サポート要件の違反のほか、実施可能要件にも反する、との判断がなされましたが、大合議判決では、サポート要件の判断だけで終わりました。この「偏光フィルムの製造法」の特許発明については、当業者にとっても、2つの実施例と2つの比較例とから、何ゆえに、上の特定の不等式が出てくるのか、理解に苦しむところです。とすれば、発明が「明確かつ十分」に記載されていないという実施可能要件にキズがあるのでは?という疑問が第1に生まれます。発明の詳細な説明の中に、「明確かつ十分」な発明の開示を見出してこそ、クレームの記載の発明が発明の詳細な説明の記載を越えていないかについて判断することができる、のではないかと通常は考えるからです。

 他方、前者の「フリバンセリンの使用」の発明は、医薬についての用途発明であり、発明の詳細な説明において、薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載をすることにより、その用途の有用性が裏付けられていることが求められます。その点から、審決では、発明の詳細な説明に薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないことから、クレームの記載がサポート要件を満たさないと判断しました。しかし、裁判所は、「法36条6項1号の規定の解釈に当たっては、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して、前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足り」とし、審決によるサポート要件を満たさない、という判断は誤りであるとし、審決を取り消しました。しかし、審決取消しがあったとしても、この特許出願の発明の詳細な説明には、医薬の用途発明に求められる薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載がないという判断がなされていることから、潜在的に、法36条4項1号の規定違反というキズがあります。その点、審決取消し後の流れをフォローしたところ、この特許出願については、「第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていないから、拒絶をすべきものである」との審決が出されていました。

 以上のように、36条4項1号の実施可能要件と、36条6項1号のサポート要件とは、それぞれの趣旨から規定の意義を異にします。36条6項2号のもう一つの明確性要件との違いも再確認すべきかも知れません。それらの違いを検討し考えることにより、クレームや明細書(発明の詳細な説明)の作成に対する心構えが一新される実務家もいるに違いない、と考えるからです。

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