知財実務研究

「美肌ローラ」の発明から学ぶ-特許法第167条の捉え方

 「美肌ローラ」の控訴審、平成29年(ネ)第10086号損害賠償控訴事件(平成30年12年18日判決言渡、知的財産高等裁判所第3部)は、特許法第167条を根拠にして、被控訴人(無効審判の請求人)による「進歩性なし」の無効理由に基づく抗弁を主張することは許されない、と判断しました。この判断には、疑問が残るところです。第1の疑問は、特許庁審判と原審裁判所の判断の食い違いは、「特別の事情」に相当し得ないのか、ということです。

 知財高裁は、特許法第167条の趣旨について、無効審判請求手続においてのみ適用されるものではないとし、特許法104条の3第1項による特許無効の抗弁としての主張においても、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されないと解すべきである、と言及しています。

 「美肌ローラ」については、特許庁と原審の判断に食い違いがありました。その食い違い自体が、特段の事情とはならないのか、という疑問があります。法構成上、技術専門庁である特許庁での判断は、尊重されるべきであることは理解されます。特許庁の無効審判と、大阪地裁での原審とは、ほぼ同時に進行しました。それらの経過を考慮する限り、大阪地裁は、特許庁の審判合議体の判断を考慮しつつ、それとは食い違うが、より適正と信じた判断をしたことが予想されます。小生も、大阪地裁の判断は妥当である、と考えます。

 その点、特許法第104条の3における、「無効にされるべきものと認められるか否か」については、本来、裁判所が判断する事項です。「美肌ローラ」における「同一の事実及び同一の証拠」に基づく同じ無効理由を検討すれば、特許庁審判よりも大阪地裁の方の判断が妥当である、と考えられます。それ以前に、両者の食い違いがあることは、再審理する必要性があることを示し、「特別な事情がある場合」に該当すると考えるべきではないでしょうか。

 特許の実務家といえども、多くの人にとって特許法第167条は遠い条文です。とはいえ、この際、この条文を再考したいと思います。

 平成23年の改正により、特許法第167条は、次のように改正されました。

 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
 (アンダーラインの部分が改正点)

 改正前においては、「何人も、・・・確定審決の登録があったときは、」とあり、一事不再理効が「何人」にも働くというもの、いわゆる第三者効がありました。改正により、その第三者効が廃止となり、当事者及び参加人以外の者は、「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて無効審判を請求することができるようになりました。

 ここで、「同一の事実及び同一の証拠」を考える材料を一つ提供します。D1を主引用例、D2を副引用例とした、進歩性なしの無効理由に基づいて無効審判を請求したとします。その後、引用例の主副を逆にし、すなわち、D2を主引用例、D1を副引用例とした、進歩性なしの無効理由を論理だてする場合、新たな論理だてによる「D2を主引用例、D1を副引用例」は、「同一の事実及び同一の証拠」になるか否か、という問題があります。

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