知財実務研究

KSR判決の再考-非自明性(進歩性)の規定

 非自明性に関する規定は、次に示す35U.S.C. 103です。なお、この規定も、先願主義への移行を含む”America Invents Act”(2011年)により一部変更されています。

35U.S.C. 103
“A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the difference between the claimed invention and the prior are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains.  Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.”

 この規定103条は、102条のいわゆる新規性の規定を充足する場合であっても、クレーム発明と先行技術との差異が、クレーム発明が全体として当業者に自明であるほどのものであるのなら、特許をうけることができない、と述べています。この内容について、「差異が自明」であるか否かを問題にするような翻訳や解釈がありますが、それは誤りです。「クレーム発明が自明であるような差異」であるか否かが問題であるからです。

 そこで、非自明性については、
 ア 「差異」の検討、そして、
 イ その「差異」が「クレーム発明が全体として当業者に自明であるほどのもの」といえるか否かの検討
 を通して、判断がなされます。

 経験的に、技術的に有効あるいは有意な「差異」を見出すことが、非自明性をクリアする上で最も大切です。なぜなら、そのような有意な「差異」は、「クレーム発明が~自明であるほどのもの」を越えているという判断を必然的に誘引するからです。

 非自明性の判断の中のイの検討のため、「T(teaching), S(suggestion), or M(motivation)」テストという手法が常用されます。クレーム4の発明に対し、このTSMテストを適用する場合、非自明性を否定しようとするのなら、関連する第1の特許文献(Asano特許)、あるいは第2の特許文献(Rixson特許)の中に、T、S、あるいはMのいずれかを見出さなければならず、見出されないのなら、非自明性をクリアすると判断されるべきである、と一般的に言われます。

 また、非自明性の判断の中のイの検討は、主文献である第1の特許文献(Asano特許)に対し、副文献である第2の特許文献(Rixson特許)を組み合わせることが自明か否かの問題ともいうことができます。すなわち、そのような組み合わせについて、T、S、あるいはMのいずれかの有無を検討することになります。

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